Marca IPAD MINI en los Estados Unidos. ¿Negada?

En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

Follow @ramirezesteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyesteves.com

Si necesitas un abogado especialista en Propiedad Intelectual haz click aquí.

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

Trademark Info Corp vuelve a atacar con su estafa.

Como se había ya comentado en este post escrito hace más de un año, la “empresa” Trademark Info Corp vuelve a las andadas con su ofensiva, pretendiendo sorprender a titulares de registros de marca con el cobro de considerables cantidades a cambio del “servicio” consistente en una publicación de los datos de la marca en internet (lo cual no representa beneficio alguno de los titulares)

Lo grave del asunto es que las comunicaciones que envía la “empresa” aparentan ser “oficiales” o relacionadas de algún modo con la autoridad, y es ahí donde muchas personas caen en el engaño.

A más de un año del primer post en que me refería a la comentada estafa, han aumentado su “tarifa” casi en $2 mil pesos extras, cobrando la cantidad de $11,650.00 pesos a cambio de practicamente nada.

 

Si tu recibes este tipo de comunicaciones, por favor haz caso omiso a la misma. No caigas en el engaño!

 

Consulta a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

Follow @ramirezesteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

Si necesitas un abogado especialista en Propiedad Intelectual haz click aquí.

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

Las marcas son para usarse (Acción de caducidad de un registro de marca)

Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

Follow @ramirezesteves

Foto: kekkoz

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

 

Si necesitas un abogado especialista en Propiedad Intelectual haz click aquí.

 

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

¿Puedo registrar una marca que contenga groserías?

Contrario a lo que pasa en países como Estados Unidos en donde la libertad de expresión se vive a su máxima expresión, en México aún nos encontramos con algunas limitantes.

Para ejemplo tenemos el tema del registro de marcas.

De Conformidad con el artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI negará el registro a aquellas marcas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres

Según un estudio realizado en 2009 por la empresa Consulta Mitofsky los mexicanos usamos 1,350 de groserías en un día y en promedio, el ciudadano mexicano utiliza en sus conversaciones 20 groserías o “malas palabras” cotidiadamente.

A pesar de lo anterior, nuestras leyes siguen manejando esa tan famosa “doble moral” que caracteriza a la sociedad mexicana. A pesar de que es rara la persona que no utiliza groserías o “malas palabras” en sus conversaciones cotidianas, no es posible registrar una marca que contenga alguna de estas palabras. Tal es el caso de marcas cuyo registro ha sido negado o en su caso se le ha citado impedimento legal por ser consideradas contrarias a la moral y buenas costumbres, como son:

• TA- CHIN-GON tramitada bajo expediente 866304. A dicha marca se le citó impedimento legal mismo que no fue contestado. Dicho impedimento puede ser consultado aquí.
• CHIVO CABRÓN tramitada bajo expediente 953986 cuyo registro fue negado. La resolución en la que se niega el registro puede ser consultada aquí.

Para finalizar, dejo la pregunta abierta ¿Estás de acuerdo en que la ley mexicana contenga esta prohibición a registrar marcas “contrarias a la moral y a las buenas costumbres? ¿ o lo consideras un exceso?

 

César Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

¿Como se protege el nombre de una revista o periodico?

Foto: blackbiscuits (via flickr)

El nombre de una revista o de un periódico puede protegerse, paralelamente, desde dos puntos de vista: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor.

En primer lugar tenemos el de la propiedad industrial, por medio de un registro de marca.

Teniendo en cuenta que una marca es “cualquier signo visible que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie”, tenemos que el nombre de una revista cumple fielmente con esta definición. En este caso el producto a distinguir es la propia revista.

Este trámite, se realiza, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la vigencia del registro (al igual que cualquier marca) es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En la otra mano tenemos la figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, misma que protege el titulo o nombre de una publicación periódica, como sería una revista o un periódico. Esta figura está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y lógicamente está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

 

Ahora la pregunta sería, ¿Porqué existen 2 distintas figuras jurídicas para proteger el mismo bien ?

No hay una respuesta concreta. Algunos abogados especialistas son de la idea de que las reservas de derechos deberían de ser eliminadas de la legislación (de hecho son muy pocos los países en cuya legislación se contempla). Algunos otros opinan que es una ventaja poder contar con protección acumulada (como se le denomina al hecho de contar con protección para el mismo bien jurídico, desde el punto de vista de la propiedad industrial y el de los derechos de autor en forma simultanea).

 

Como en todo caso las reservas de derechos ofrecen algunas ventajas sobre las marcas, y desde luego, también tienen algunas desventajas frente a estas (esto sería tema de otro post).
Por lo anterior, es importante señalar, que lo idóneo es que el nombre de un diario, periódico o revista, cuente con protección acumulada, esto es, contar con el registro de la marca y al mismo tiempo contar con la reserva de derechos al uso exclusivo.

Asesórese con un abogado especialista en marcas y/o derechos de autor que sea de su confianza.

Cesar Ramírez Esteves

 

Si tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puede localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

¿Se puede embargar una marca registrada?

Foto: spodzone (via flickr)

 

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

Si tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puede localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

¿Que es una marca innominada?

En el post anterior hablamos de lo que eran las marcas nominativas. En esta ocasión hablaremos de las marcas innominadas.

Una marca innominada, como su propio nombre lo dice, es aquella que no tiene un nombre, es decir, aquella que se conforma únicamente de un diseño, como puede ser un logotipo, tal y como lo muestra la imagen de arriba.

Debemos recordar que la definición de marca es: “cualquier signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, por lo tanto, cualquier “signo visible” es susceptible de constituir una marca, siempre y cuando distinga productos o servicios de otros de su misma clase, y no solamente los nombres de los productos.

Los ejemplos más claros de marcas innomadas los tenemos con la clásica “paloma” de la marca Nike, el cocodrilo de Lacoste, el alce de Abercrombie and Fitch, la cruz de Chevrolet, la estrella de Mercedes Benz, etcétera.

Muchos son los casos en los que las empresas incluso omiten el nombre de su marca y utilizan únicamente el logotipo de la marca en sus campañas y con ello basta para que el público consumidor identifique de que productos o servicios se tratan.

Antes de solicitar el registro de una marca innominada es recomendable solicitar una búsqueda figurativa, para saber si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión previamente registradas. En este caso te recomiendo acudir con un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual de tu confianza para que te apoye con la interpretación de la búsqueda y determinar las posibilidades de registro, para así evitar gastos inútiles de tiempo y dinero.

César Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

¿Que es una marca nominativa?

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, en México existen 4 tipos de marca. A saber:

1. Nominativa
2. Innominada
3. Tridimensional
4. Mixta (Combinación de dos de las anteriores)

En este post hablaremos de lo que es una marca nominativa.

Una marca nominativa, como su mismo nombre lo dice, es aquella que protege únicamente el nombre de un producto, es decir, la voz fonética de dicha marca, su pronunciación.

En mi opinión este es el tipo de marca por el que se debe optar en caso de no contar con mucho presupuesto como para contar con una variedad de registros, es decir, si estás pensando en solicitar un solo registro para tu marca, elige una marca nominativa. ¿Porqué? A continuación la razón:

Como ya lo dije, lo que se protege con una marca nominativa es el nombre de los productos a distinguir con la misma, por lo que no importa el tipo de letra con el que se plasme el mismo, ni su tamaño, ni su color. Hay que recordar también que existe una disposición en la Ley de la Propiedad Industrial que establece la obligación de utilizar las marcas tal y como fueron registradas, y de ahí el riesgo de contar únicamente con un registro mixto, pues al incluir un diseño, basta con que el mismo se modifique para violar la mencionada disposición lo que pudiera acarrear como consecuencia la caducidad de dicho registro.

La recomendación, como siempre es que previo a la solicitud de registro de tu marca consultes a un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual de tu confianza para que tu registro sea robusto jurídicamente.

Cesar Armando Ramirez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

¿Que ventajas tiene registrar una marca?

El registro de una marca de productos y/o de servicios conlleva una infinidad de ventajas, sin embargo a continuación mencionaré únicamente las que en lo personal considero las principales:

1. Derecho al uso exclusivo. Si bien no existe en la Ley una obligación para registrar las marcas, si se establece que el derecho a su uso en forma exclusivo únicamente lo brinda su registro. Esto implica que nadie pueda utilizar mi marca (o una similar en grado de confusión) para los mismos o similares productos o servicios sin mi autorización.
2. Ejercicio de acciones legales. En caso de no tener mi marca registrada, me veré imposibilitado a ejercer cualquier acción legal en contra de personas que la estén imitando o usando la misma sin mi autorización.
3. Seguridad de no invadir derechos de terceros. Cuando utilizo una marca que no está registrada, no puedo tener conocimiento si estoy invadiendo derechos de terceras personas, pues desconozco si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión a la marca que yo uso.  Por otro lado, si tramito y obtengo el registro de mi marca, tengo la seguridad de que el IMPI realizó un estudio de fondo en donde se analizó si mi marca resultaba ser lo suficientemente distintiva respecto de las marcas ya registradas.
4. Elevar valor en la empresa. Las marcas son bienes muebles (intangibles, quizá, pero bienes muebles al fin) que como tales pueden ser sujetas a un avalúo por parte de un perito. El valor de una marca puede ser incluído en la contabilidad de la empresa, y esto puede tener como ventajas el elevar la posibilidad de obtener financiamientos u obtener una mayor cantidad de dinero en caso de que se de una compraventa de la compañía.
5. Posibilidad de licenciar o franquiciar la marca. En caso de que el titular no tenga o no desee gastar recursos en la expansión de su marca, puede perfectamente ya sea conceder licencias o franquicias para que, a cambio de regalías, sea un tercero quien use la marca, ya sea en todo el país o en territorios previamente designados.
6. El demostrar ser una empresa formal. Cuando vemos en el mercado un producto cuya marca no está registrada nos da un poco de desconfianza, pues demuestra la falta de preocupación de sus titulares por tener la exclusividad en el uso de su marca, lo cual pudiera llegar a causar confusión en el público consumidor. Si un productor se preocupa por registrar su marca quiere decir que se preocupa también por el hecho de que sus consumidores no confundan sus productos con otros similares.

Estas son sólo algunas de las ventajas de contar con un registro de marca.

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Cesar Ramírez Esteves

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

¿Puedo comercializar una marca que no esté registrada?

En principio de cuentas sí se puede usar o comercializar una marca que no esté registrada en México.

La Ley de la Propiedad Industrial establece como facultad, y no como obligación el registro de una marca, tal y como lo establece el artículo 87 de dicho ordenamiento, que señala:

“Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

A pesar de lo anterior, el hecho de usar una marca que no cuente con registro en el país implica una serie de riesgos que no sería conveniente correr, como por ejemplo:

• El riesgo de que cualquier persona “secuestre” la marca, es decir, que registre la marca a su nombre para posteriormente venderla a quien efectivamente la está utilizando.
• El riesgo de que estemos invadiendo derechos de terceros, al desconocer si la marca o una similar en grado de confusión ya fue registrada por alguien con mejor derecho que nosotros.
• Que alguien comience a “piratear” nuestros productos o servicios, ya que al no contar con el registro de nuestra marca no tendremos acción alguna que ejercer en su contra.

El costo que implica registrar nuestra marca puede parecer oneroso, sobre todo si se considera al iniciar un negocio, sin embargo, al tener en cuenta que ese costo tendrá efectos en nuestro favor durante 10 AÑOS, hace que esa cantidad resulte casi insifgnicante. Realmente vale la pena hacer esa inversión a cambio de llevarnos sorpresas desagradables en un futuro que nos pueden significar gastos muchísimo más representativos que un simple registro de marca.

Como siempre te recomiendo consultar un abogado especialista en temas de marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramírez Esteves

Foto cortesía de:

http://www.flickr.com/photos/the_justified_sinner/ / CC BY-NC-SA 2.0

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail