Marca IPAD MINI en los Estados Unidos. ¿Negada?

En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

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Nulidad de un registro de marca por datos falsos contenidos en la solicitud

El haber obtenido un registro de marca no implica que dicho registro sea para siempre.

Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

• Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
• Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
• Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Trademark Info Corp vuelve a atacar con su estafa.

Como se había ya comentado en este post escrito hace más de un año, la “empresa” Trademark Info Corp vuelve a las andadas con su ofensiva, pretendiendo sorprender a titulares de registros de marca con el cobro de considerables cantidades a cambio del “servicio” consistente en una publicación de los datos de la marca en internet (lo cual no representa beneficio alguno de los titulares)

Lo grave del asunto es que las comunicaciones que envía la “empresa” aparentan ser “oficiales” o relacionadas de algún modo con la autoridad, y es ahí donde muchas personas caen en el engaño.

A más de un año del primer post en que me refería a la comentada estafa, han aumentado su “tarifa” casi en $2 mil pesos extras, cobrando la cantidad de $11,650.00 pesos a cambio de practicamente nada.

 

Si tu recibes este tipo de comunicaciones, por favor haz caso omiso a la misma. No caigas en el engaño!

 

Consulta a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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Las marcas son para usarse (Acción de caducidad de un registro de marca)

Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Foto: kekkoz

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¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?

Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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¿Se puede embargar una marca registrada?

Foto: spodzone (via flickr)

 

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Se tiene que registrar como marca la razón social de una empresa?

Hay una creencia generalizada de que el hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación, por haber obtenido el permiso correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es falso.

El hecho de utilizar la razón social o denominación de una razón social como diferenciador de sus servicios o productos frente a los de la competencia, hace que en ese momento, la denominación o razón social se rija bajo la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como recordaremos, una marca es: cualquier signo visible que sirva para distinguir productos y/o servicios de otros de su misma especie.

Entonces, la razón social es un signo visible (primer requisito) que en el momento en que sirve para distinguir productos o servicios (segundo requisito) de otros de su misma especie, se convierte en marca, y por lo tanto, según el artículo 87 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,el derecho a su uso en forma exclusiva se obtiene únicamente por medio de la obtención de su registro.

Incluso, aunque parezca raro, la Ley de la Propiedad Industrial regula, hasta cierto punto, cuestiones relativas a la razón social o denominación de una empresa, cuando, por ejemplo, en su artículo 91 establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre que se cumplan con algunos supuestos.

Por lo anterior, mi recomendación sería que si vas a constituir una sociedad mercantil, antes de tramitar el permiso de constitución de la misma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, realices también una búsqueda fonética ante el IMPI, en la clase que ampare los productos que venderas o fabricarás o los servicios que prestarás para tener certeza de que no invadirás derechos de terceros por una parte, y que en un futuro no tendrás problemas para registrar el nombre de tu empresa como marca. Busca siempre la asesoría de un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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¿Registrar mi marca como persona física o moral?

La Ley de la Propiedad Industrial en México, permite que el titular de una marca sea persona física (Juan Pérez Pérez) o persona moral (empresa equis, S.A. de C.V.), sin embargo, muchas personas nos consultan sobre qué es lo más conveniente al momento de realizar el registro de la marca.

Yo siempre he sido de la idea de que lo más conveniente es registrar la marca a nombre de una persona física (aun y cuando el uso efectivo lo vaya a realizar una sociedad, osea una persona moral). ¿Porqué? Muy sencillo: supongamos que Empresa Equis, S.A. de C.V. va a utilizar una marca cualquiera, digamos para fabricar dulces. Obviamente, para el cumplimiento de su objeto tendrá que contraer derechos y obligaciones, pero sobre todo estas últimas.

Todos sabemos que contraer obligaciones es un riesgo (sino cualquiera pondría un negocio), por lo tanto, que pasa cuando se incumple con una obligación ? (muchas veces en forma involuntaria) la consecuencia lógica es que vendrá una demanda, y si se trata de una demanda de tipo mercantil, o laboral,  dentro de dichos procedimientos quien ejerce la acción puede solicitar el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Dichos embargos, perfectamente podrían recaer sobre bienes intangibles, como lo son las marcas. La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas y otros derechos de propiedad industrial podrán ser gravados en los términos que establezca la legislación común.

Entonces, ¿cual es la mejor forma de prevenir que un registro de marca (que puede llegar a ser el activo más importante para una empresa) pueda ser gravado? La respuesta está en registrar la misma a nombre de una persona física, y posteriormente celebrar un contrato de licencia de uso de marca entre el titular de la misma y la sociedad que efectivamente la usará, ésto para evitar una posible acción de caducidad por falta de uso por parte de alguien con interés en apoderarse de la marca.

Desde luego cada caso tiene sus variantes, y por ello el consejo es, como siempre, consultar antes a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Existen las Marcas Internacionales?

Aun cuando seguramente muchos piensan lo contrario, siento decirles que la respuesta es: NO! No existen las marcas internacionales (jurídicamente hablando).

De conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la protección que brinda una marca es territorial, esto quiere decir que si yo registro una marca en Brasil, por poner un ejemplo, únicamente tendré protección sobre mi marca en Brasil, y si deseo protección en algunos otros países tendré que acudir (o por lo menos realizar el trámite con algún corresponsal) a cada uno de estos países para solicitar el registro de la misma.

Lo anterior se traduce en que, definitivamente, no existen los registros internacionales, o marcas internacionales ( de hecho algunos despachos de abogados en materia de propiedad intelectual cometen este error de denominar “marcas internacionales” a los registros de sus clientes en el extranjero,  e incluso en algunos llegan a tener un “area de registros internacionales” pero esto es, simplemente, un empleo inadecuado de los términos.

Como siempre la recomendación es consultar con un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual de tu confianza.

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Cesar Ramirez Esteves

¿Que es una marca innominada?

En el post anterior hablamos de lo que eran las marcas nominativas. En esta ocasión hablaremos de las marcas innominadas.

Una marca innominada, como su propio nombre lo dice, es aquella que no tiene un nombre, es decir, aquella que se conforma únicamente de un diseño, como puede ser un logotipo, tal y como lo muestra la imagen de arriba.

Debemos recordar que la definición de marca es: “cualquier signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, por lo tanto, cualquier “signo visible” es susceptible de constituir una marca, siempre y cuando distinga productos o servicios de otros de su misma clase, y no solamente los nombres de los productos.

Los ejemplos más claros de marcas innomadas los tenemos con la clásica “paloma” de la marca Nike, el cocodrilo de Lacoste, el alce de Abercrombie and Fitch, la cruz de Chevrolet, la estrella de Mercedes Benz, etcétera.

Muchos son los casos en los que las empresas incluso omiten el nombre de su marca y utilizan únicamente el logotipo de la marca en sus campañas y con ello basta para que el público consumidor identifique de que productos o servicios se tratan.

Antes de solicitar el registro de una marca innominada es recomendable solicitar una búsqueda figurativa, para saber si existen marcas idénticas o similares en grado de confusión previamente registradas. En este caso te recomiendo acudir con un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual de tu confianza para que te apoye con la interpretación de la búsqueda y determinar las posibilidades de registro, para así evitar gastos inútiles de tiempo y dinero.

César Ramírez Esteves

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