Causales de nulidad de registro de marca – Uso previo.

Cuando una persona obtiene el registro de una marca dicho registro no es infalible ni irreversible.

Son muy frecuentes los casos de personas o empresas que después de venir utilizando una marca durante muchos años, y haberle invertido cantidades importantes por concepto de publicidad a la misma, se topan con alguno de los siguientes escenarios:

A) Finalmente deciden registrar la marca en cuestión y se topan con que la misma ya fue registrada por otra persona.

B) Reciben una demanda de infracción por parte del IMPI, por el uso no autorizado de SU PROPIA MARCA!! (que lógicamente ya fue registrada por otra persona).

En cualquiera de los escenarios anteriores, la empresa o persona que no ha registrado la marca, pero que viene usándola desde hace ya algún tiempo, está en posibilidades de solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca, que no es otra cosa que un procedimiento administrativo -que se tramita ante el propio IMPI en primera instancia-  seguido en forma de juicio (se notifica al titular del registro en cuestión; cada una de las partes ofrece las pruebas que considera pertinentes; hay un período para alegatos y una resolución definitiva que igualmente puede ser impugnada por las partes).

Sin embargo, para iniciar un procedimiento como el descrito deben de cumplirse con algunos requisitos, por ejemplo:

• Contar con interés jurídico ( supuesto que se cumple plenamente al ser demandado por el uso de dicha marca registrada, o por habérsenos citado como anterioridad la misma en un trámite de registro).
• Contar con un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en cuestión, o en su caso, anterior a la fecha de primer uso manifestada.
• Que ese uso haya sido ininterrumpido.
• Presentar la demanda de nulidad antes de que haya transcurrido un periodo de 3 años contados a partir de la publicación del registro en cuestión en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Desde luego, es necesario acreditar con pruebas eficaces el uso anterior e ininterrumpido, lo cual puede hacerse mediante facturas, publicaciones en periódico o sección amarilla, así como revistas, catálogos, certificaciones de hechos, estudios de mercado, pedimentos aduanales, muestras físicas del producto, etcétera.

Como puede verse, se trata de un procedimiento sumamente especializado y delicado, por lo cual se recomienda la asesoría de un abogado especialista en marcas o en Propiedad Intelectual.

César Ramírez Esteves

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Diseños Industriales: Diferencia entre dibujo industrial y modelo industrial

En términos generales, se considera diseño industrial a aquella innovación de carácter estético u ornamental realizada sobre determinado producto, sin considerar aquellas características que estén dictadas únicamente por consideraciones de orden técnico. Es decir, diseño industrial es toda aquella creación humana que se refiera meramente a la apariencia de un objeto.

Bajo este tenor, tenemos que los diseños industriales se clasifican en dos tipos, según sean bidimensionales o tridimensionales:

• Dibujos industriales: Toda combinación de figuras, colores o líneas que se incorporen a un producto industrial con propósitos de ornato y que se len un aspecto particular.
• Modelos Industrriales: Toda forma tridimensional que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto que no implique aspectos técnicos.

Si deseas registrar un diseño industrial, ya sea en su modalidad de modelo industrial o de dibujo industrial, te recomiendo que te asesores con un abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramirez Esteves

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Las marcas son para usarse (Acción de caducidad de un registro de marca)

Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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Foto: kekkoz

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¿Se pueden modificar los productos amparados por un registro de marca?

Foto: http://www.flickr.com/photos/gee-ay-bee/158892/sizes/m/

La Ley de la Propiedad Industrial establece que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún y cuando pertenezcan a la misma clase de productos y/o servicios, sin embargo si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Si posteriormente se quiere proteger con la misma marca un producto o servicio diverso a los que protege una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Esta disposición es sumamente importante en cuestión de registro de marcas, ya que mucho abogados que se dicen especialistas en propiedad intelectual, sugieren registrar o bien todo el título de la clase, o una interminable lista de productos que de entrada se sabe que nunca se fabricarán o comercializarán con la marca en cuestión.

Lo anterior implica un riesgo, ya que puede resultar contraproducente a la intención original de estos abogados, que es dotar de “la mayor protección posible al registro“. Esto es así ya que la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que la marca debe de utilizarse tal y como fue registrada, en territorio nacional y para los productos o servicios para los cuales fue registrada, lo que implica, en un principio, que si la marca fue registrada para amparar 80 productos, existe la obligación de utilizarla en la totalidad de dichos productos, ya que precisamente de esa idea por parte del legislador se establece en la propia Ley la posibilidad de limitar los productos a proteger ( ¿Para que establecer la posibilidad de limitar los productos si no estoy obligado a utilizar la marca en todos ellos?).

Como podrán ustedes concluir, el tema de la redacción de los productos o servicios a proteger pudiera parecer cosa por demás sencilla a primera vista, sin embargo las implicaciónes de ello pueden resultar sumamente delicadas. Por esto la recomendación es :busca la asesoría de un abogado especialista en marcas o Propiedad Intelectual que sea de tu total confianza.

Cesar Ramírez Esteves

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¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca “DIABLITOS” para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Es necesario presentar comprobaciones de uso para una marca?

Son todavía muchos los despachos de abogados pseudo especialistas en Propiedad Intelectual, por lo menos en Guadalajara, que, con el único propósito de sacarle más dinero a sus clientes les insisten en que es necesario presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) escritos de comprobación de uso de marca. Nada más FALSO.

Hay quienes sugieren hacerlo cada año, algunos otros, con menos avaricia, lo sugieren cada tres  años. Yo les aseguro que no se requieren ni cada 3 ni cada 1 ni cada nunca.

Nuestra legislación actual ni siquiera contempla esa figura, y esta misma situación es expresada en la respuesta que el IMPI da a estos trámites (da respuesta porque constitucionalmente está obligada a hacerlo, no por otra cosa) y se limita a integrar los escritos al expediente de marca correspondiente.

Por este trámite llegan a cobrar hasta $1,5oo.00, si, mil quinientos pesos de honorarios por un trámite inútil.

Si les intentan vender ese servicio bajo el argumento de que ayudará a prevenir en un futuro eventuales procedimientos de solicitud de caducidad de marca por falta de uso, tampoco es verdad, creame, un abogado especialista en marcas jamás se detendrá para iniciar un procedimiento de caducidad de marca por la simple existencia en el expediente de un escrito de comprobación de uso. Si la marca no se uso, pues no se usó por más que se diga lo contrario, y si sí se uso entonces resulta absurdo presentar comprobación cuando nadie la ha solicitado y nadie ha controvertido dicho uso.

Cuidado con los charlatanes. Busque asesoría con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

César Ramírez Esteves

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¿Se tiene que registrar como marca la razón social de una empresa?

Hay una creencia generalizada de que el hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación, por haber obtenido el permiso correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual es falso.

El hecho de utilizar la razón social o denominación de una razón social como diferenciador de sus servicios o productos frente a los de la competencia, hace que en ese momento, la denominación o razón social se rija bajo la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como recordaremos, una marca es: cualquier signo visible que sirva para distinguir productos y/o servicios de otros de su misma especie.

Entonces, la razón social es un signo visible (primer requisito) que en el momento en que sirve para distinguir productos o servicios (segundo requisito) de otros de su misma especie, se convierte en marca, y por lo tanto, según el artículo 87 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,el derecho a su uso en forma exclusiva se obtiene únicamente por medio de la obtención de su registro.

Incluso, aunque parezca raro, la Ley de la Propiedad Industrial regula, hasta cierto punto, cuestiones relativas a la razón social o denominación de una empresa, cuando, por ejemplo, en su artículo 91 establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre que se cumplan con algunos supuestos.

Por lo anterior, mi recomendación sería que si vas a constituir una sociedad mercantil, antes de tramitar el permiso de constitución de la misma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, realices también una búsqueda fonética ante el IMPI, en la clase que ampare los productos que venderas o fabricarás o los servicios que prestarás para tener certeza de que no invadirás derechos de terceros por una parte, y que en un futuro no tendrás problemas para registrar el nombre de tu empresa como marca. Busca siempre la asesoría de un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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¿Registrar mi marca como persona física o moral?

La Ley de la Propiedad Industrial en México, permite que el titular de una marca sea persona física (Juan Pérez Pérez) o persona moral (empresa equis, S.A. de C.V.), sin embargo, muchas personas nos consultan sobre qué es lo más conveniente al momento de realizar el registro de la marca.

Yo siempre he sido de la idea de que lo más conveniente es registrar la marca a nombre de una persona física (aun y cuando el uso efectivo lo vaya a realizar una sociedad, osea una persona moral). ¿Porqué? Muy sencillo: supongamos que Empresa Equis, S.A. de C.V. va a utilizar una marca cualquiera, digamos para fabricar dulces. Obviamente, para el cumplimiento de su objeto tendrá que contraer derechos y obligaciones, pero sobre todo estas últimas.

Todos sabemos que contraer obligaciones es un riesgo (sino cualquiera pondría un negocio), por lo tanto, que pasa cuando se incumple con una obligación ? (muchas veces en forma involuntaria) la consecuencia lógica es que vendrá una demanda, y si se trata de una demanda de tipo mercantil, o laboral,  dentro de dichos procedimientos quien ejerce la acción puede solicitar el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Dichos embargos, perfectamente podrían recaer sobre bienes intangibles, como lo son las marcas. La propia Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas y otros derechos de propiedad industrial podrán ser gravados en los términos que establezca la legislación común.

Entonces, ¿cual es la mejor forma de prevenir que un registro de marca (que puede llegar a ser el activo más importante para una empresa) pueda ser gravado? La respuesta está en registrar la misma a nombre de una persona física, y posteriormente celebrar un contrato de licencia de uso de marca entre el titular de la misma y la sociedad que efectivamente la usará, ésto para evitar una posible acción de caducidad por falta de uso por parte de alguien con interés en apoderarse de la marca.

Desde luego cada caso tiene sus variantes, y por ello el consejo es, como siempre, consultar antes a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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¿Existen las Marcas Internacionales?

Aun cuando seguramente muchos piensan lo contrario, siento decirles que la respuesta es: NO! No existen las marcas internacionales (jurídicamente hablando).

De conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la protección que brinda una marca es territorial, esto quiere decir que si yo registro una marca en Brasil, por poner un ejemplo, únicamente tendré protección sobre mi marca en Brasil, y si deseo protección en algunos otros países tendré que acudir (o por lo menos realizar el trámite con algún corresponsal) a cada uno de estos países para solicitar el registro de la misma.

Lo anterior se traduce en que, definitivamente, no existen los registros internacionales, o marcas internacionales ( de hecho algunos despachos de abogados en materia de propiedad intelectual cometen este error de denominar “marcas internacionales” a los registros de sus clientes en el extranjero,  e incluso en algunos llegan a tener un “area de registros internacionales” pero esto es, simplemente, un empleo inadecuado de los términos.

Como siempre la recomendación es consultar con un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual de tu confianza.

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Cesar Ramirez Esteves

¿Puedo registrar una marca que no haya utilizado antes?

Antes que nada quisiera disculparme por mi ausencia, llevaba ya buen rato de escribir nada por acá, pero ustedes entenderán, demasiado trabajo, lo cual a estas alturas ya no sabe uno si es bueno o malo, pero en fin, aquí estamos de nuevo y ahora trataremos este tema que por sencillo que parezca es una pregunta que con mucha frecuencia me hacen los clientes.

Existen algunas legislaciones (muy pocas, hasta donde tengo conocimiento, en donde no es permitido el registro de una marca a menos que la misma se haya utilizado previo a la solicitud de registro de la misma, en nuesto país ésto no sucede.

En nuestro país existen dos fuentes de derecho en materia de marcas, que son: el uso, y el registro, quizá con un poco de más importancia el primero de ellos.

Volviendo al tema orginal, no es necesario estar utilizando o haber utilizado en algun momento una marca para poder solicitar su registro. De hecho en las solicitudes de registro de marca se dan las dos ocpiones: señalar que la marca no se ha usado, o en su caso, señalar la fecha de primer uso.

En un post anterior ya tratamos el tema de la fecha de primer uso en una solicitud, el cual es un tema por demás delicado, así que si tienes inteciones de registrar una marca señalando fecha de primer uso, te recomiendo como siempre, acudir con un abogado especialista en propiedad intelectual o en marcas de tu confianza para recibir la asesoría adecuada.

Cesar Ramirez Esteves

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