Hay un altísimo porcentaje de personas, sobre todo aquellas que llevan a cabo el trámite de registro de marca por ellas mismas, o por medio de abogados “todólogos” y no por medio de un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, que una vez que reciben una negativa de registro por parte del IMPI, creen que no hay nada más que se pueda hacer, teniendo 2 opciones:

a) Seguir utilizando su marca sin registro, con los riesgos que ello implica.

b) Tener que buscar una nueva marca con más posibilidades de registro, opción que cuando se trata de una marca que no se ha utlilizado no es tan grave, pero que cuando es una marca que ya tiene cierta presencia en el mercado ello puede significar la pérdida de clientela y también la pérdida de importantes inversiones en etiquetas, empaques, publicidad, etcétera.

Lo que estas personas no considera, es el hecho de que una gran cantidad de negativas de registro emitidas por el IMPI son ilegales, es decir,  se emiten en una indebida aplicación de los preceptos legales en materia de marcas, y por tanto son nulas, pudiéndose impugnar mediante juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal).

A últimas fechas, tal pareciera que la consigna del IMPI es negar toda marca que no sea, a simple vista, 100% registrable, es decir, se evitan el realizar estudios minuciosos de cada caso en particular para determinar si encuadra o no en las disposiciones legales, y  ante cualquier duda, le deja esta carga al Tribunal Fiscal (si es que el solicitante de la marca impugna la negativa).

Los principales motivos para que el IMPI niegue una marca son: por ser la marca propuesta a registro similar en grado de confusión a una previamente registrada o por caer en una causal de impedimento legal de registro, sin embargo, el problema es que muchas veces la determinación del examinador para emitir su negativa de registro se basa en simples criterios subjetivos, o en aplicación de criterios que ya han sido superados.

Por lo anterior, te recomiendo que si has recibido una negativa de registro por parte del IMPI, consultes a la brevedad un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, para que puedan emitirse una opinión respecto de la posible impugnación de dicha negativa vía juicio de nulidad.  Es muy importante tener en cuenta que sólo se tienen 45 días hábiles a partir de la notificación para poder impugnar este tipo de resoluciones.

César Ramírez Esteves

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Desde hace ya algunos meses, nuestros clientes, titulares de marcas registradas han venido recibiendo un documento (que aparenta ser una forma de pago o una factura) por parte de una “compañía” denominada TRADEMARK INFO CORP.  (Su página web aquí)

El documento se ve tan “oficial”, es decir, emitido por alguna autoridad, que muchas personas han estado cerca de caer en la estafa.

¿En que consiste la estafa?

Pues bien, esta empresa envía la “forma de pago”  solicitando el pago de $9,875.00 pesos por concepto de publicación de marca por dos años, dando una breve explicación de que dicha publicación garantiza al usuario la publicidad mundial en Internet de su marca registrada. También se aclara que dicha publicación no es un sustituto del registro de la marca ante el IMPI.

Desde luego sobra decir que el servicio que ofrecen no tiene ningún fundamento en ley, y que dicha publicación en nada protegerá a la marca en cuestión, pues, basta tener en cuenta que todos los datos de un registro de marca se encuentran disponibles en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y que dicha base de datos es de acceso público vía internet. Además sobra decir que el cobro por dicha publicación es del todo excesivo, si tomamos en cuenta que los derechos por concepto de registro de marca con vigencia de 10 años rondan los $2,700.00 pesos y los honorarios que un abogado especialista en Propiedad Intelectual pueda llegar a cobrar andarán entre los $4,000.00 y $6,000.00 pesos por registro.

En virtud de lo anterior, si tu recibes un documento con las características ya descritas, te sugiero hagas caso omiso al mismo, ya que de lo contrario podrías convertirte en víctima de un fraude.

Como siempre la recomendación es asesorarte con un abogado especialista en Propiedad Intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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Existe un principio general en materia de marcas que establece que el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, pues de lo contrario perderá su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en México también adopta este principio, al establecer una causal de caducidad para registros de marca en caso de que los mismos dejen de utilizarse durante un periodo mayor a 3 años.

La finalidad de esta disposición es, en primer lugar, evitar la saturación del registro de marcas, y por el otro, prevenir el secuestro de marcas, ya que podría darse el caso de que personas sin ninguna intención de utilizar una marca pudieran registrar marcas idénticas o similares a marcas extranjeras importantes con el fin de especular con su posible incursión en mercado mexicano para, en ese caso, lograr vender el registro a precios exagerados e injustos.

La única excepción a esta regla es cuando la falta de uso de la marca por parte del titular es debida a causas no imputables al mismo, como podría ser, por ejemplo, el caso de una marca para medicamento que no ha logrado obtener las debidas autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, en mi opinión, es necesario, para que aplique esta excepción, que por lo menos se logre acreditar haber iniciado todos los trámites necesarios, ya que de lo contrario no podríamos decir que se trata de una causa no imputable al titular de la marca.

No es lo mismo que yo tenga una marca para medicamento y que durante 3 años no me haya preocupado por iniciar los trámites tendientes a obtener las autorizaciones de la autoridad sanitaria, a que yo haya realizado todo lo que está en mis manos para obtener éstas pero que la autoridad no me haya resuelto aún sobre su otorgamiento, por ejemplo.

Un aspecto importante es el hecho de que no se trata únicamente de usar la marca, sino que además debemos de contar con las pruebas idóneas para acreditar su uso (facturas, por ejemplo) y además, el uso debe realizarse por parte del titular de la marca o por medio de un licenciatario autorizado (siempre y cuando el contrato de licencia respectivo se encuentre debidamente inscrito ante el IMPI).

Es muy común que la marca sea registrada a nombre de una persona física (el dueño de la empresa, en la mayoría de los casos) y que quien efectivamente utiliza la marca sea una sociedad mercantil, sin que exista de por medio un contrato de licencia inscrito ante el IMPI. Esta situación, por lo general, conlleva la pérdida del registro de marca por caducidad, lo cual, como resulta lógico, implica consecuencias dramáticas.

Como puede verse, por un simple olvido o descuido puede existir un riesgo altísimo de perder un registro de marca, por lo que recomiendo que te asesores con un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza

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Resulta que ahora quien al parecer está teniendo problemas con cuestiones de marcas registradas es SONY ERICSSON, pues según se menciona en una nota de MILENIO, ha sido presentada una querella en su contra, por “la fabricación, producción, almacenamiento, transportación, introducción al país, distribución y/o venta en forma dolosa y con el fin de especulación comercial” de objetos que son falsificaciones de marcas protegidas como el caso de PLAYNOW.

Para los que no sepan, PLAYNOW es digamos la versión de SONY ERICSSON para la ITUNES STORE, es decir, es la tiendar virtual en donde se pueden adquirir aplicaciones, juegos, videos o música para los teléfonos móbiles de la mencionada marca.

El problema aquí es que el titular de  la marca PLAYNOW, para el caso de México lo es el señor José Manuel Samohano Silva, quien cuenta con 2 registros para dicha denominación (registro 1, registro 2).

Ya SONY ERICSSON había intentado sin éxito obtener el registro de la marca PLAYNOW en un número importante de clases (expediente 1, expediente 2, expediente 3, expediente 4), obteniendo en todos los trámites negativas de registro.

En lo personal veo poco viable que pueda prosperar la querella pues el tipo penal se refiere a objetos, y en este caso estamos hablando de una marca de servicios, por lo que se ve complicado poder hablar de falsificación de marcas en servicios.

En  donde podría tener problemas reales SONY ERICSSON es en el caso de que se haya presentado simultáneo a la querella, un procedimiento de declaración administrativa de infracción, por el uso ilegal de la marca PLAYNOW, misma que considero sí tendría muchas posibilidades de prosperar.

Como dicen por ahí… y también para temas de propiedad intelectual… en todos lados se cuecen habas.

César Ramírez Esteves.

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De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial no pueden registrarse como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de una persona sin su consentimiento, o si ya fallecieron, sin el consentimiento de su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales hasta en cuarto grado (ese complicado lenguaje que muchas veces sólo los abogados-y no todos- entendemos).

Interpretando a sentido contrario dicha disposición tenemos que cualquier persona puede registrar el nombre de otra persona como marca siempre y cuando cuente con el consentimiento (obviamente, para efectos prácticos, lo idóneo será que el consentimiento sea escrito).

Lo más común, sin embargo, es que sea la misma persona quien registre su propio nombre como marca.

Este tipo de marcas son sumamente comunes en giros como el diseño ( de ropa, de muebles, de joyería), arquitectura, literatura, incluso en servicios jurídicos.

Aquí sin embargo, se presenta un tema interesante: ¿Que pasa con los homónimos?

¿Que tal si una persona llamada “JUAN PEREZ” concede consentimiento para que otra persona pueda registrar su nombre como marca, y tiempo después aparece otra persona también llamada del mismo modo intentando nulificar la marca por no habérsele pedido consentimiento para registrarla?

¿Cómo debería resolver la autoridad? ¿Debería declarar la nulidad del registro?

En lo personal considero que ante un caso como ese la persona que buscara la nulidad de registro de la marca concedida debería primeramente:

1. Acreditar que es una persona famosa, y que la existencia del registro de marca implica un indebido aprovechamiento su fama por parte del titular de la misma.  O
2. Acreditar que su nombre se relaciona de forma alguna con los productos y/o servicios que ampara el registro que se pretende nulificar.

Si no se cumpliera con alguna de las condiciones o supuestos anteriormente mencionados considero que no existiría razón o motivo alguno para que la autoridad declarara nulo el registro, aún y cuando quien la solicite sea un homónimo.

Consulte a un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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En la gran mayoría de países del mundo el registro de marcas comerciales se sigue por medio de un sistema de oposiciones. Esto implica que la autoridad encargada de llevar a cabo los registros se encuentra obligada a publicar todas las solicitudes previo al otorgamiento . Lo anterior con el objeto de que titulares de registros de otras marcas que se pudieran ver afectados en caso de otorgarse la marca propuesta presenten sus argumentos tendientes a que la autoridad niegue la marca solicitada.

En México, el IMPI no sigue este sistema de registro de marcas, sino que aquí el método consiste en presentar una solicitud de registro. Posteriormente dicha solicitud es sujeta a un examen de forma ( ) y una vez que pasa el examen de forma la misma se sujeta a un examen de fondo, en donde se determina si la marca es idéntica o similar en grado de confusión a otras marcas previamente registradas o si la misma no es susceptible de registro por caer en alguno de los impedimentos legales como puede ser el tratarse de una marca descriptiva o carente de distintividad, por tratarse de un genérico, por ejemplo.

Una vez que la solicitud de registro de marca pasa los 2 exámenes anteriormente descritos, se emite el título de registro para dicha marca.

En resumen, en México no existe etapa alguna dentro del procedimiento de registro de marca, para que terceros que pudieran considerar afectada su esfera jurídica en caso de que se llegara a conceder una marca propuesta para registro presenten argumentos para su negativa, es decir, una oposición.

A pesar de lo anterior, en la práctica se dan casos en los que abogados en la materia presentan oposiciones aún y cuando dicha figura no esté contemplada en ley y el IMPI (en cumplimiento del artículo 8 constitucional que ampara el derecho de petición) le da trámite a dicho documento. Incluso el mismo instituto ha asignado ya en sus sistema de captura una clave específica para identificar este tipo de documentos, mismo que se plasma en la etiqueta de recepción de documentos.

Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación han ya emitido tesis, en el sentido de que los terceros no tienen derecho a oponerse al otorgamiento de un registro de marca, y que, en su caso, si se sienten afectados por el mismo, tienen la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

De lo anterior podemos resumir que en México, no tienen eficacia los escritos de oposición a registro de marcas.

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Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

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Contrario a lo que pasa en países como Estados Unidos en donde la libertad de expresión se vive a su máxima expresión, en México aún nos encontramos con algunas limitantes.

Para ejemplo tenemos el tema del registro de marcas.

De Conformidad con el artículo 4to de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI negará el registro a aquellas marcas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres

Según un estudio realizado en 2009 por la empresa Consulta Mitofsky los mexicanos usamos 1,350 de groserías en un día y en promedio, el ciudadano mexicano utiliza en sus conversaciones 20 groserías o “malas palabras” cotidiadamente.

A pesar de lo anterior, nuestras leyes siguen manejando esa tan famosa “doble moral” que caracteriza a la sociedad mexicana. A pesar de que es rara la persona que no utiliza groserías o “malas palabras” en sus conversaciones cotidianas, no es posible registrar una marca que contenga alguna de estas palabras. Tal es el caso de marcas cuyo registro ha sido negado o en su caso se le ha citado impedimento legal por ser consideradas contrarias a la moral y buenas costumbres, como son:

• TA- CHIN-GON tramitada bajo expediente 866304. A dicha marca se le citó impedimento legal mismo que no fue contestado. Dicho impedimento puede ser consultado aquí.
• CHIVO CABRÓN tramitada bajo expediente 953986 cuyo registro fue negado. La resolución en la que se niega el registro puede ser consultada aquí.

Para finalizar, dejo la pregunta abierta ¿Estás de acuerdo en que la ley mexicana contenga esta prohibición a registrar marcas “contrarias a la moral y a las buenas costumbres? ¿ o lo consideras un exceso?

César Ramírez Esteves

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Foto: blackbiscuits (via flickr)

El nombre de una revista o de un periódico puede protegerse, paralelamente, desde dos puntos de vista: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor.

En primer lugar tenemos el de la propiedad industrial, por medio de un registro de marca.

Teniendo en cuenta que una marca es “cualquier signo visible que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie”, tenemos que el nombre de una revista cumple fielmente con esta definición. En este caso el producto a distinguir es la propia revista.

Este trámite, se realiza, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la vigencia del registro (al igual que cualquier marca) es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En la otra mano tenemos la figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, misma que protege el titulo o nombre de una publicación periódica, como sería una revista o un periódico. Esta figura está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y lógicamente está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Ahora la pregunta sería, ¿Porqué existen 2 distintas figuras jurídicas para proteger el mismo bien ?

No hay una respuesta concreta. Algunos abogados especialistas son de la idea de que las reservas de derechos deberían de ser eliminadas de la legislación (de hecho son muy pocos los países en cuya legislación se contempla). Algunos otros opinan que es una ventaja poder contar con protección acumulada (como se le denomina al hecho de contar con protección para el mismo bien jurídico, desde el punto de vista de la propiedad industrial y el de los derechos de autor en forma simultanea).

Como en todo caso las reservas de derechos ofrecen algunas ventajas sobre las marcas, y desde luego, también tienen algunas desventajas frente a estas (esto sería tema de otro post).
Por lo anterior, es importante señalar, que lo idóneo es que el nombre de un diario, periódico o revista, cuente con protección acumulada, esto es, contar con el registro de la marca y al mismo tiempo contar con la reserva de derechos al uso exclusivo.

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Foto: spodzone (via flickr)

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

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