En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

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Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

• Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
• Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
• Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

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En términos generales, se considera diseño industrial a aquella innovación de carácter estético u ornamental realizada sobre determinado producto, sin considerar aquellas características que estén dictadas únicamente por consideraciones de orden técnico. Es decir, diseño industrial es toda aquella creación humana que se refiera meramente a la apariencia de un objeto.

Bajo este tenor, tenemos que los diseños industriales se clasifican en dos tipos, según sean bidimensionales o tridimensionales:

• Dibujos industriales: Toda combinación de figuras, colores o líneas que se incorporen a un producto industrial con propósitos de ornato y que se len un aspecto particular.
• Modelos Industrriales: Toda forma tridimensional que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto que no implique aspectos técnicos.

Si deseas registrar un diseño industrial, ya sea en su modalidad de modelo industrial o de dibujo industrial, te recomiendo que te asesores con un abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Cesar Ramirez Esteves

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Lo grave del asunto es que las comunicaciones que envía la “empresa” aparentan ser “oficiales” o relacionadas de algún modo con la autoridad, y es ahí donde muchas personas caen en el engaño.

A más de un año del primer post en que me refería a la comentada estafa, han aumentado su “tarifa” casi en $2 mil pesos extras, cobrando la cantidad de $11,650.00 pesos a cambio de practicamente nada.

Si tu recibes este tipo de comunicaciones, por favor haz caso omiso a la misma. No caigas en el engaño!

Consulta a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

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Con mucha frecuencia en nuestro despacho nos enfrentamos a la situación de que determinado cliente desea el registro de cierta marca y resulta ser que existe una marca idéntica o muy similar ya registrada.

Ante una situación así, una persona cualquiera pensaría que no hay nada por hacer ( incluso personas que iniciaron su trámite por cuenta propia, y sin asesoría de un especialista, en muchas ocasiones abandonan su trámite cuando les es citada una anterioridad de marca, al pensar que poco les queda por hacer), sin embargo, en varios casos se trata de marcas que nunca se han usado, o cuyo uso se ha suspendido por más de tres años. En casos como estos, es posible solicitar la declaración administrativa de caducidad de dicho registro ante el mismo IMPI.

El descrito, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, incluso, se le tiene que notificar al titular del registro en cuestión, quien tendrá oportunidad de presentar argumentos y pruebas tendientes a demostrar que, o bien si ha utilizado su marca durante los últimos tres años (periodo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto que existe o existió una causa justificada para suspender el uso (como restricciones a la importación, falta de autorizaciones gubernamentales en los casos en que sea procedente, etcétera).

Todo lo anterior, parte del principio de que las marcas son para usarse, y la falta de uso, trae consecuencia la pérdida del derecho, para poder dejar libre la misma a otras personas interesadas en la misma.

Si usted presentó una solicitud de registro para su marca, y le fue citada como anterioridad una marca idéntica o similar en grado de confusión, es muy importante primeramente investigar si la o las marcas citadas han sido usadas durante los últimos tres años, ya que en caso contrario, es viable promover ante el IMPI un procedimiento de solicitud de declaración adminsitrativa de caducidad.

Te recomiendo consultar a un abogado especialista en marcas o en propiedad intelectual  que sea de tu confianza.

Cesar Ramirez Esteves

Foto: kekkoz

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Hay un altísimo porcentaje de personas, sobre todo aquellas que llevan a cabo el trámite de registro de marca por ellas mismas, o por medio de abogados “todólogos” y no por medio de un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, que una vez que reciben una negativa de registro por parte del IMPI, creen que no hay nada más que se pueda hacer, teniendo 2 opciones:

a) Seguir utilizando su marca sin registro, con los riesgos que ello implica.

b) Tener que buscar una nueva marca con más posibilidades de registro, opción que cuando se trata de una marca que no se ha utlilizado no es tan grave, pero que cuando es una marca que ya tiene cierta presencia en el mercado ello puede significar la pérdida de clientela y también la pérdida de importantes inversiones en etiquetas, empaques, publicidad, etcétera.

Lo que estas personas no considera, es el hecho de que una gran cantidad de negativas de registro emitidas por el IMPI son ilegales, es decir,  se emiten en una indebida aplicación de los preceptos legales en materia de marcas, y por tanto son nulas, pudiéndose impugnar mediante juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal).

A últimas fechas, tal pareciera que la consigna del IMPI es negar toda marca que no sea, a simple vista, 100% registrable, es decir, se evitan el realizar estudios minuciosos de cada caso en particular para determinar si encuadra o no en las disposiciones legales, y  ante cualquier duda, le deja esta carga al Tribunal Fiscal (si es que el solicitante de la marca impugna la negativa).

Los principales motivos para que el IMPI niegue una marca son: por ser la marca propuesta a registro similar en grado de confusión a una previamente registrada o por caer en una causal de impedimento legal de registro, sin embargo, el problema es que muchas veces la determinación del examinador para emitir su negativa de registro se basa en simples criterios subjetivos, o en aplicación de criterios que ya han sido superados.

Por lo anterior, te recomiendo que si has recibido una negativa de registro por parte del IMPI, consultes a la brevedad un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, para que puedan emitirse una opinión respecto de la posible impugnación de dicha negativa vía juicio de nulidad.  Es muy importante tener en cuenta que sólo se tienen 45 días hábiles a partir de la notificación para poder impugnar este tipo de resoluciones.

César Ramírez Esteves

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Desde hace ya algunos meses, nuestros clientes, titulares de marcas registradas han venido recibiendo un documento (que aparenta ser una forma de pago o una factura) por parte de una “compañía” denominada TRADEMARK INFO CORP.  (Su página web aquí)

El documento se ve tan “oficial”, es decir, emitido por alguna autoridad, que muchas personas han estado cerca de caer en la estafa.

¿En que consiste la estafa?

Pues bien, esta empresa envía la “forma de pago”  solicitando el pago de $9,875.00 pesos por concepto de publicación de marca por dos años, dando una breve explicación de que dicha publicación garantiza al usuario la publicidad mundial en Internet de su marca registrada. También se aclara que dicha publicación no es un sustituto del registro de la marca ante el IMPI.

Desde luego sobra decir que el servicio que ofrecen no tiene ningún fundamento en ley, y que dicha publicación en nada protegerá a la marca en cuestión, pues, basta tener en cuenta que todos los datos de un registro de marca se encuentran disponibles en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y que dicha base de datos es de acceso público vía internet. Además sobra decir que el cobro por dicha publicación es del todo excesivo, si tomamos en cuenta que los derechos por concepto de registro de marca con vigencia de 10 años rondan los $2,700.00 pesos y los honorarios que un abogado especialista en Propiedad Intelectual pueda llegar a cobrar andarán entre los $4,000.00 y $6,000.00 pesos por registro.

En virtud de lo anterior, si tu recibes un documento con las características ya descritas, te sugiero hagas caso omiso al mismo, ya que de lo contrario podrías convertirte en víctima de un fraude.

Como siempre la recomendación es asesorarte con un abogado especialista en Propiedad Intelectual que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

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Existe un principio general en materia de marcas que establece que el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, pues de lo contrario perderá su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en México también adopta este principio, al establecer una causal de caducidad para registros de marca en caso de que los mismos dejen de utilizarse durante un periodo mayor a 3 años.

La finalidad de esta disposición es, en primer lugar, evitar la saturación del registro de marcas, y por el otro, prevenir el secuestro de marcas, ya que podría darse el caso de que personas sin ninguna intención de utilizar una marca pudieran registrar marcas idénticas o similares a marcas extranjeras importantes con el fin de especular con su posible incursión en mercado mexicano para, en ese caso, lograr vender el registro a precios exagerados e injustos.

La única excepción a esta regla es cuando la falta de uso de la marca por parte del titular es debida a causas no imputables al mismo, como podría ser, por ejemplo, el caso de una marca para medicamento que no ha logrado obtener las debidas autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, en mi opinión, es necesario, para que aplique esta excepción, que por lo menos se logre acreditar haber iniciado todos los trámites necesarios, ya que de lo contrario no podríamos decir que se trata de una causa no imputable al titular de la marca.

No es lo mismo que yo tenga una marca para medicamento y que durante 3 años no me haya preocupado por iniciar los trámites tendientes a obtener las autorizaciones de la autoridad sanitaria, a que yo haya realizado todo lo que está en mis manos para obtener éstas pero que la autoridad no me haya resuelto aún sobre su otorgamiento, por ejemplo.

Un aspecto importante es el hecho de que no se trata únicamente de usar la marca, sino que además debemos de contar con las pruebas idóneas para acreditar su uso (facturas, por ejemplo) y además, el uso debe realizarse por parte del titular de la marca o por medio de un licenciatario autorizado (siempre y cuando el contrato de licencia respectivo se encuentre debidamente inscrito ante el IMPI).

Es muy común que la marca sea registrada a nombre de una persona física (el dueño de la empresa, en la mayoría de los casos) y que quien efectivamente utiliza la marca sea una sociedad mercantil, sin que exista de por medio un contrato de licencia inscrito ante el IMPI. Esta situación, por lo general, conlleva la pérdida del registro de marca por caducidad, lo cual, como resulta lógico, implica consecuencias dramáticas.

Como puede verse, por un simple olvido o descuido puede existir un riesgo altísimo de perder un registro de marca, por lo que recomiendo que te asesores con un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza

César Ramírez Esteves

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Resulta que ahora quien al parecer está teniendo problemas con cuestiones de marcas registradas es SONY ERICSSON, pues según se menciona en una nota de MILENIO, ha sido presentada una querella en su contra, por “la fabricación, producción, almacenamiento, transportación, introducción al país, distribución y/o venta en forma dolosa y con el fin de especulación comercial” de objetos que son falsificaciones de marcas protegidas como el caso de PLAYNOW.

Para los que no sepan, PLAYNOW es digamos la versión de SONY ERICSSON para la ITUNES STORE, es decir, es la tiendar virtual en donde se pueden adquirir aplicaciones, juegos, videos o música para los teléfonos móbiles de la mencionada marca.

El problema aquí es que el titular de  la marca PLAYNOW, para el caso de México lo es el señor José Manuel Samohano Silva, quien cuenta con 2 registros para dicha denominación (registro 1, registro 2).

Ya SONY ERICSSON había intentado sin éxito obtener el registro de la marca PLAYNOW en un número importante de clases (expediente 1, expediente 2, expediente 3, expediente 4), obteniendo en todos los trámites negativas de registro.

En lo personal veo poco viable que pueda prosperar la querella pues el tipo penal se refiere a objetos, y en este caso estamos hablando de una marca de servicios, por lo que se ve complicado poder hablar de falsificación de marcas en servicios.

En  donde podría tener problemas reales SONY ERICSSON es en el caso de que se haya presentado simultáneo a la querella, un procedimiento de declaración administrativa de infracción, por el uso ilegal de la marca PLAYNOW, misma que considero sí tendría muchas posibilidades de prosperar.

Como dicen por ahí… y también para temas de propiedad intelectual… en todos lados se cuecen habas.

César Ramírez Esteves.

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También puede localizarme en mis oficinas ubicadas en Guadalajara, México.

http://www.flickr.com/photos/sashafatcat/3175576611/sizes/z/in/photostream/

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial no pueden registrarse como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de una persona sin su consentimiento, o si ya fallecieron, sin el consentimiento de su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales hasta en cuarto grado (ese complicado lenguaje que muchas veces sólo los abogados-y no todos- entendemos).

Interpretando a sentido contrario dicha disposición tenemos que cualquier persona puede registrar el nombre de otra persona como marca siempre y cuando cuente con el consentimiento (obviamente, para efectos prácticos, lo idóneo será que el consentimiento sea escrito).

Lo más común, sin embargo, es que sea la misma persona quien registre su propio nombre como marca.

Este tipo de marcas son sumamente comunes en giros como el diseño ( de ropa, de muebles, de joyería), arquitectura, literatura, incluso en servicios jurídicos.

Aquí sin embargo, se presenta un tema interesante: ¿Que pasa con los homónimos?

¿Que tal si una persona llamada “JUAN PEREZ” concede consentimiento para que otra persona pueda registrar su nombre como marca, y tiempo después aparece otra persona también llamada del mismo modo intentando nulificar la marca por no habérsele pedido consentimiento para registrarla?

¿Cómo debería resolver la autoridad? ¿Debería declarar la nulidad del registro?

En lo personal considero que ante un caso como ese la persona que buscara la nulidad de registro de la marca concedida debería primeramente:

1. Acreditar que es una persona famosa, y que la existencia del registro de marca implica un indebido aprovechamiento su fama por parte del titular de la misma.  O
2. Acreditar que su nombre se relaciona de forma alguna con los productos y/o servicios que ampara el registro que se pretende nulificar.

Si no se cumpliera con alguna de las condiciones o supuestos anteriormente mencionados considero que no existiría razón o motivo alguno para que la autoridad declarara nulo el registro, aún y cuando quien la solicite sea un homónimo.

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Cesar Ramirez Esteves

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