Marca IPAD MINI en los Estados Unidos. ¿Negada?

En los últimos días hemos visto como diversos medios electrónicos e impresos han venido publicado la noticia de que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos ha negado a Apple, INC. el registro para la marca IPAD MINI.

Como es común en noticias relacionadas con temas jurídicos, y particularmente, sobre Propiedad Intelectual, la información no es del todo cierta.

Más que una negativa de registro, lo que la UPSTO emitió en su momento (24 de Enero de este año) fue una acción oficial (office action) en el que se citaban diversos impedimentos legales (entre ellos la supuesta descriptividad de la denominación), dando la oportunidad al solicitante de la marca, de presentar manifestaciones que a su derecho conviniera en un plazo de 6 meses contados desde la emisión de la acción oficial.

Al parecer ya hubo una reacción por parte de la USPTO y con fecha del 3 de abril del presente, se emitió una nueva acción oficial que expresamente señala que sustituye a la anterior y en la que se retira el impedimento referente a la descriptividad de la marca (previo un estudio más exhaustivo de la solicitud, en palabras del examinador).

En esta última acción oficial, se mantiene el impedimento consistente en una serie de solicitudes de marcas en trámite que resultan ser similares a la marca IPAD MINI, por lo que se deja en suspenso el trámite de ésta última hasta en tanto se resuelva sobre el registro o no de las marcas citadas en la office action.

Igualmente, se requiere a Apple Inc la renuncia al uso exclusivo (disclaimer)  sobre la palabra MINI .

La conclusión es que no debemos dejarnos llevar tan fácilmente por lo que se comenta en la prensa, ya que muchas veces, por desconocimiento de la materia, más que informar desinforma.

Cesar Ramirez Esteves

Follow @ramirezesteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyesteves.com

Si necesitas un abogado especialista en Propiedad Intelectual haz click aquí.

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

Nulidad de un registro de marca por datos falsos contenidos en la solicitud

El haber obtenido un registro de marca no implica que dicho registro sea para siempre.

Además de la obligación de renovarlo cada 10 años, puede darse el caso de que, de existir alguna causal, un tercero pueda solicitar la nulidad del mismo.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, son varias las causales por las que un registro de marca puede ser declarado nulo, entre ellas, el haber manifestado datos falsos al momento del llenado de la solicitud correspondiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una institución de buena fe, es decir, cuando una persona acude para solicitar el registro de algún derecho de propiedad industrial, no es necesario acompañar documentos que comprueben la información asentada en las solicitudes, y ésta se tiene por cierta hasta en tanto alguien la controvierta.

Muchas ocasiones, por desconocimiento o por una inadecuada asesoría por parte del personal del IMPI – quienes hacen un excelente esfuerzo al brindar asesoría a sus usuarios, pero desgraciadamente no siempre son atinados- o incluso por parte de abogados (todólogos o pseudo especialistas) se manifiestan datos en la solicitud que en estricto derecho no son necesariamente falsos, sino únicamente incorrectos, pero que, desgraciadamente, para efectos jurídicos, al no poder demostrar que son ciertos, se toman como falsos, y esto conlleva la nulidad del registro marcario, con las consecuencias que esto implica.

Los casos más comunes de datos falsos contenidos en la solicitud son:

• Fecha de primer uso (muchas personas manifiestan la fecha de publicación de algún anuncio en periódico o revistas, o la fecha de alta en hacienda)
• Domicilio del establecimiento (se tiene que señalar alguno que esté relacionado con la marca)
• Señalar como solicitante a una persona moral que aún no se constituye.

No son pocos los casos de marcas que después de que se les ha invertido una importante cantidad de dinero en publicidad, y que ya se encuentran posicionadas en el mercado, son declaradas nulas por existir un error en la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro.

Por lo anterior, es muy importante cuidar todos los detalles al momento de llenar y presentar una solicitud de registro de marca, ya que parece ser un trámite sencillo, pero un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas para la vida de un negocio.

Le recomiendo que siempre se asesore con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

Cesar Ramirez Esteves

Follow @ramirezesteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyesteves.com

Si necesitas un abogado especialista en Propiedad Intelectual haz click aquí.

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

El IMPI me negó el registro de mi marca ¿Que puedo hacer?

Hay un altísimo porcentaje de personas, sobre todo aquellas que llevan a cabo el trámite de registro de marca por ellas mismas, o por medio de abogados “todólogos” y no por medio de un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, que una vez que reciben una negativa de registro por parte del IMPI, creen que no hay nada más que se pueda hacer, teniendo 2 opciones:

a) Seguir utilizando su marca sin registro, con los riesgos que ello implica.

b) Tener que buscar una nueva marca con más posibilidades de registro, opción que cuando se trata de una marca que no se ha utlilizado no es tan grave, pero que cuando es una marca que ya tiene cierta presencia en el mercado ello puede significar la pérdida de clientela y también la pérdida de importantes inversiones en etiquetas, empaques, publicidad, etcétera.

Lo que estas personas no considera, es el hecho de que una gran cantidad de negativas de registro emitidas por el IMPI son ilegales, es decir,  se emiten en una indebida aplicación de los preceptos legales en materia de marcas, y por tanto son nulas, pudiéndose impugnar mediante juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal).

A últimas fechas, tal pareciera que la consigna del IMPI es negar toda marca que no sea, a simple vista, 100% registrable, es decir, se evitan el realizar estudios minuciosos de cada caso en particular para determinar si encuadra o no en las disposiciones legales, y  ante cualquier duda, le deja esta carga al Tribunal Fiscal (si es que el solicitante de la marca impugna la negativa).

Los principales motivos para que el IMPI niegue una marca son: por ser la marca propuesta a registro similar en grado de confusión a una previamente registrada o por caer en una causal de impedimento legal de registro, sin embargo, el problema es que muchas veces la determinación del examinador para emitir su negativa de registro se basa en simples criterios subjetivos, o en aplicación de criterios que ya han sido superados.

Por lo anterior, te recomiendo que si has recibido una negativa de registro por parte del IMPI, consultes a la brevedad un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, para que puedan emitirse una opinión respecto de la posible impugnación de dicha negativa vía juicio de nulidad.  Es muy importante tener en cuenta que sólo se tienen 45 días hábiles a partir de la notificación para poder impugnar este tipo de resoluciones.

César Ramírez Esteves

Follow @ramirezesteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

¿Que pasa si no uso mi marca registrada?

Existe un principio general en materia de marcas que establece que el titular de una marca tiene la obligación de utilizarla, pues de lo contrario perderá su registro.

La Ley de la Propiedad Industrial en México también adopta este principio, al establecer una causal de caducidad para registros de marca en caso de que los mismos dejen de utilizarse durante un periodo mayor a 3 años.

La finalidad de esta disposición es, en primer lugar, evitar la saturación del registro de marcas, y por el otro, prevenir el secuestro de marcas, ya que podría darse el caso de que personas sin ninguna intención de utilizar una marca pudieran registrar marcas idénticas o similares a marcas extranjeras importantes con el fin de especular con su posible incursión en mercado mexicano para, en ese caso, lograr vender el registro a precios exagerados e injustos.

La única excepción a esta regla es cuando la falta de uso de la marca por parte del titular es debida a causas no imputables al mismo, como podría ser, por ejemplo, el caso de una marca para medicamento que no ha logrado obtener las debidas autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, sin embargo, en mi opinión, es necesario, para que aplique esta excepción, que por lo menos se logre acreditar haber iniciado todos los trámites necesarios, ya que de lo contrario no podríamos decir que se trata de una causa no imputable al titular de la marca.

No es lo mismo que yo tenga una marca para medicamento y que durante 3 años no me haya preocupado por iniciar los trámites tendientes a obtener las autorizaciones de la autoridad sanitaria, a que yo haya realizado todo lo que está en mis manos para obtener éstas pero que la autoridad no me haya resuelto aún sobre su otorgamiento, por ejemplo.

Un aspecto importante es el hecho de que no se trata únicamente de usar la marca, sino que además debemos de contar con las pruebas idóneas para acreditar su uso (facturas, por ejemplo) y además, el uso debe realizarse por parte del titular de la marca o por medio de un licenciatario autorizado (siempre y cuando el contrato de licencia respectivo se encuentre debidamente inscrito ante el IMPI).

Es muy común que la marca sea registrada a nombre de una persona física (el dueño de la empresa, en la mayoría de los casos) y que quien efectivamente utiliza la marca sea una sociedad mercantil, sin que exista de por medio un contrato de licencia inscrito ante el IMPI. Esta situación, por lo general, conlleva la pérdida del registro de marca por caducidad, lo cual, como resulta lógico, implica consecuencias dramáticas.

Como puede verse, por un simple olvido o descuido puede existir un riesgo altísimo de perder un registro de marca, por lo que recomiendo que te asesores con un abogado especialista en marcas o propiedad intelectual que sea de tu confianza

César Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

Las oposiciones a solicitudes de marca en México

En la gran mayoría de países del mundo el registro de marcas comerciales se sigue por medio de un sistema de oposiciones. Esto implica que la autoridad encargada de llevar a cabo los registros se encuentra obligada a publicar todas las solicitudes previo al otorgamiento . Lo anterior con el objeto de que titulares de registros de otras marcas que se pudieran ver afectados en caso de otorgarse la marca propuesta presenten sus argumentos tendientes a que la autoridad niegue la marca solicitada.

En México, el IMPI no sigue este sistema de registro de marcas, sino que aquí el método consiste en presentar una solicitud de registro. Posteriormente dicha solicitud es sujeta a un examen de forma ( ) y una vez que pasa el examen de forma la misma se sujeta a un examen de fondo, en donde se determina si la marca es idéntica o similar en grado de confusión a otras marcas previamente registradas o si la misma no es susceptible de registro por caer en alguno de los impedimentos legales como puede ser el tratarse de una marca descriptiva o carente de distintividad, por tratarse de un genérico, por ejemplo.

Una vez que la solicitud de registro de marca pasa los 2 exámenes anteriormente descritos, se emite el título de registro para dicha marca.

En resumen, en México no existe etapa alguna dentro del procedimiento de registro de marca, para que terceros que pudieran considerar afectada su esfera jurídica en caso de que se llegara a conceder una marca propuesta para registro presenten argumentos para su negativa, es decir, una oposición.

A pesar de lo anterior, en la práctica se dan casos en los que abogados en la materia presentan oposiciones aún y cuando dicha figura no esté contemplada en ley y el IMPI (en cumplimiento del artículo 8 constitucional que ampara el derecho de petición) le da trámite a dicho documento. Incluso el mismo instituto ha asignado ya en sus sistema de captura una clave específica para identificar este tipo de documentos, mismo que se plasma en la etiqueta de recepción de documentos.

Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación han ya emitido tesis, en el sentido de que los terceros no tienen derecho a oponerse al otorgamiento de un registro de marca, y que, en su caso, si se sienten afectados por el mismo, tienen la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad ante el propio IMPI.

De lo anterior podemos resumir que en México, no tienen eficacia los escritos de oposición a registro de marcas.

Asesórese con un abogado especialista en marcas que sea de su confianza.

César Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

 

¿Son válidas las cartas consentimiento para registrar una marca?

Una carta consentimiento, es, por decirlo de algún modo, una forma simple de redactar un convenio de co-existencia de marcas.

Su uso proviene del sistema legal anglosajón, como lo es el caso de Estados Unidos. En dicho país es muy frecuente, que si se presenta como obstáculo para la obtención de un registro de marca la existencia de una marca que pudiera considerarse similar en grado de confusión y que fue previamente registrada. Ante dicha situación, una de las soluciones mas socorridas es la de solicitar al titular de dicha marca previamente registrada su consentimiento para que la Autoridad conceda el registro a la marca en trámite, la mayoría de las veces mencionando algo así como que la existencia del nuevo registro no le afectaría en forma alguna. En algunas ocasiones se negocia la firma del consentimiento a cambio del pago de una suma de dinero y en otras ocasiones se logra la firma sin cantidad alguna.

En México, esta práctica era aceptada por el IMPI hasta hace un par de años, sin embargo, a últimas fechas, el criterio de dicha autoridad es el de no registrar marcas que sean similares a otras previamente registradas, aún y cuando exista un convenio de coexistencia celebrado o una carta consentimiento por parte del titular de dicha marca previamente registrada.

El razonamiento del IMPI (que ha sido confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es que la Ley no contempla los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento, y que, por tratarse la Ley de la Propiedad Industrial de una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede estar por encima del orden público.

Antes de ingresar una solicitud de registro de marca asesórate con un abogado especialista en marcas que sea de tu confianza.

César Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en contactarme en el correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes contactarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México.

Si te agrado este post haz click aquí para suscribirte y recibir las actualizaciones de este blog en tu E-mail

 

¿Como se protege el nombre de una revista o periodico?

Foto: blackbiscuits (via flickr)

El nombre de una revista o de un periódico puede protegerse, paralelamente, desde dos puntos de vista: el de la propiedad industrial y el de los derechos de autor.

En primer lugar tenemos el de la propiedad industrial, por medio de un registro de marca.

Teniendo en cuenta que una marca es “cualquier signo visible que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie”, tenemos que el nombre de una revista cumple fielmente con esta definición. En este caso el producto a distinguir es la propia revista.

Este trámite, se realiza, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la vigencia del registro (al igual que cualquier marca) es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En la otra mano tenemos la figura de la reserva de derechos al uso exclusivo, misma que protege el titulo o nombre de una publicación periódica, como sería una revista o un periódico. Esta figura está contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y lógicamente está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

 

Ahora la pregunta sería, ¿Porqué existen 2 distintas figuras jurídicas para proteger el mismo bien ?

No hay una respuesta concreta. Algunos abogados especialistas son de la idea de que las reservas de derechos deberían de ser eliminadas de la legislación (de hecho son muy pocos los países en cuya legislación se contempla). Algunos otros opinan que es una ventaja poder contar con protección acumulada (como se le denomina al hecho de contar con protección para el mismo bien jurídico, desde el punto de vista de la propiedad industrial y el de los derechos de autor en forma simultanea).

 

Como en todo caso las reservas de derechos ofrecen algunas ventajas sobre las marcas, y desde luego, también tienen algunas desventajas frente a estas (esto sería tema de otro post).
Por lo anterior, es importante señalar, que lo idóneo es que el nombre de un diario, periódico o revista, cuente con protección acumulada, esto es, contar con el registro de la marca y al mismo tiempo contar con la reserva de derechos al uso exclusivo.

Asesórese con un abogado especialista en marcas y/o derechos de autor que sea de su confianza.

Cesar Ramírez Esteves

 

Si tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puede localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

¿Se puede embargar una marca registrada?

Foto: spodzone (via flickr)

 

Una marca registrada constituye un bien (intangible, pero bien al fin y al cabo), y como tal,  los derechos que de ella deriven  son susceptibles de ser embargados o sujetos a cualquier otro gravamen.

Un punto importante a considerar, es que en el caso de que se presente un embargo sobre los derechos que deriven de un registro de marca, dicho gravamen deberá de ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para efecto de que surta sus efectos jurídicos frente a terceras personas.

Lo anterior quiere decir que si existe un embargo sobre algún registro de marca, o cualquier otro derecho de propiedad industrial, pero dicho gravamen no se encuentra inscrito ante el IMPI, la persona que es titular de los mismos, podría, por ejemplo, ceder o vender dichos derechos de propiedad industrial, sin que el acredoor pudiera hacer nada en contra del adquiriente de buena fe, toda vez que al no estar inscrito el gravamen, el mismo no puede afectarle a la persona que los adquirió.

También es importante, para los titulares de las marcas y demás derechos de propiedad industrial, el hacer una debida planeación para evitar poner en riesgo de embargo u otros gravámenes sus derechos, ante eventuales incumplimientos de sus obligaciones contractuales, o incluso patronales, de los cuales nadie estamos librados.

Por lo anterior, le recomiendo contactar un abogado especialista en marcas y/o en propiedad intelectual de su confianza para que juntos puedan diseñar una estrategia de blindaje de sus derechos intelectuales.

Cesar Ramirez Esteves

Si tiene alguna duda relacionada con este post no dude en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puede localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos podrá encontrar en el apartado denominado “¿Necesita un abogado?, localizado en la columna de la derecha.

¿Se pueden modificar los productos amparados por un registro de marca?

Foto: http://www.flickr.com/photos/gee-ay-bee/158892/sizes/m/

La Ley de la Propiedad Industrial establece que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún y cuando pertenezcan a la misma clase de productos y/o servicios, sin embargo si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Si posteriormente se quiere proteger con la misma marca un producto o servicio diverso a los que protege una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Esta disposición es sumamente importante en cuestión de registro de marcas, ya que mucho abogados que se dicen especialistas en propiedad intelectual, sugieren registrar o bien todo el título de la clase, o una interminable lista de productos que de entrada se sabe que nunca se fabricarán o comercializarán con la marca en cuestión.

Lo anterior implica un riesgo, ya que puede resultar contraproducente a la intención original de estos abogados, que es dotar de “la mayor protección posible al registro“. Esto es así ya que la misma Ley de la Propiedad Industrial establece que la marca debe de utilizarse tal y como fue registrada, en territorio nacional y para los productos o servicios para los cuales fue registrada, lo que implica, en un principio, que si la marca fue registrada para amparar 80 productos, existe la obligación de utilizarla en la totalidad de dichos productos, ya que precisamente de esa idea por parte del legislador se establece en la propia Ley la posibilidad de limitar los productos a proteger ( ¿Para que establecer la posibilidad de limitar los productos si no estoy obligado a utilizar la marca en todos ellos?).

Como podrán ustedes concluir, el tema de la redacción de los productos o servicios a proteger pudiera parecer cosa por demás sencilla a primera vista, sin embargo las implicaciónes de ello pueden resultar sumamente delicadas. Por esto la recomendación es :busca la asesoría de un abogado especialista en marcas o Propiedad Intelectual que sea de tu total confianza.

Cesar Ramírez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este u otro post no dudes en contactarme en mi correo cramirez@uribeyasociados.com

También puedes localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México,cuyos datos encontrarás en la sección “Necesitas un abogado?” situada del lado derecho.

¿Porque es necesario inscribir los contratos de licencia de uso de marca ante el IMPI?

Foto por jk5854 (via flickr)

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para que un contrato de licencia de uso de marca pueda surtir sus efectos en perjuicio de terceros se requiere la inscripción del mismo ante el IMPI. Pero ¿qué significa esto?

El hecho de el contrato de licencia de uso de marca pueda surtir efectos se podría ejemplificar de la siguiente manera: Supongamos que yo soy titular de la marca “DIABLITOS” para proteger caramelos, pero resulta que yo no soy fabricante de dulces, por lo tanto celebro un contrato de licencia con una empresa dulcera. Si no se inscribe el contrato de licencia respectiva ante el IMPI, podría darse el caso de que el día de mañana, una persona a la que le interese registrar la misma marca para los mismos productos, presente una demanda en contra de mi marca alegando que yo no lo utilizo.

Por el simple hecho de no contar con la inscripción ante el IMPI, el contrato de licencia no surtiría efectos en perjuicio de dicha persona, es decir, yo no puedo alegar que la empresa dulcera está haciendo uso de la marca bajo mi autorización, y por lo tanto lo más probable es que se declare mi marca como caduca por falta de uso, y posteriormente el tercero que demandó la caducidad accedería al registro de dicha marca.

Si bien existen disposiciones en tratados internacionales tales como los ADPIC y el TLC en el sentido de que basta con que el uso de la marca esté controlado por su titular para que ese uso se entienda realizado por éste (es decir, por el titular) en lo personal considero mucho más recomendable atender a la exigencia que establece la misma Ley de la Propiedad Industrial, ya que tomando en cuenta lo formalista de nuestro sistema jurídico lo complicado sería acreditar con pruebas contundentes que el titular de la marca controla el uso que el licenciatario hace de su marca. Así que para evitar problemas como dicen… papelito habla, y papelito inscrito ante el IMPI habla por 2. Consulte a un abogado especialista en marcas.

Cesar Ramirez Esteves

Si tienes alguna duda relacionada con este post no dudes en enviarme un correo a cramirez@uribeyasociados.com

También puedes localizarme en mis oficinas en Guadalajara, Jalisco, México, cuyos datos encontrarás en la sección “Necesita un abogado?” situada del lado derecho.